近日，“成都知识产权”微信公众号报道了一起某销售企业因假冒专利被予以行政处罚的案例。这是市场监管综合执法改革以来全市查办的首例假冒自己合法有效专利的案件，引起了行业的关注和热议。

案件回顾

今年3月，成都市市场监管局（市知识产权局）根据举报线索，依法对销售商成都某医疗器械有限公司（以下简称成都公司）住所进行现场执法检查，发现其库房内堆放有计划销售的52000支涉案产品“煜胜TM一次性使用药液转移过滤器”（以下简称涉案产品），执法人员现场提取了涉案产品的购销台账、票据、产品样品等相关证据材料，制作了现场检查笔录，对涉案产品实施了查封，并对相关人员进行了询问（报道来源于“成都知识产权”微信公众号）。

经查，成都公司销售的涉案产品由江苏某医疗器械有限公司（以下简称江苏公司）生产，包装上标注有“专利号：ZL 201720474949.4”，该专利为有效专利，专利权人为江苏公司。成都公司购进涉案产品共计120000支，销售44400支，退货5000支，赠送18600支，库存52000支。将涉案产品的技术方案与该专利权利要求记载的全部技术特征进行对比，涉案产品内部结构缺失该专利的大部分技术特征，涉案产品的技术方案并未落入该专利权的保护范围，即涉案产品没有使用该专利技术方案。

因此，涉案产品属于在未被授予专利权的产品包装上标注专利标识的产品，应当认定为假冒专利的产品。鉴于成都公司销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源，依法对该公司免除罚款的处罚，责令其立即停止假冒专利行为并予公告，并作出没收违法所得227898元的行政处罚决定。

对该案件中公众普遍关注的问题，我们邀请本所曹晋玲律师进行了相应访谈。

Q:什么是假冒专利行为？为什么专利权人自己标注自己有效专利，反而涉嫌假冒专利呢？

A:首先我们要关注法的适用。今年6月1日，新专利法开始施行。鉴于这一情况，我们首先要看本案中的销售行为发生时间，来确定法律适用。根据报道，相应销售时间应发生在2021年3月前，因此应适用2008年修正后的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）以及2010年2月1日起施行的《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称实施细则）。如果后面没有特别说明，相应法律规定都是2008年修正后的专利法和2010年施行的实施细则。

关于假冒专利行为的定义，主要规定在实施细则第八十四条第一款。该规定列举了以下假冒专利行为：（一）在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；（二）销售第（一）项所述产品；（三）在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计；（四）伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；（五）其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。可见实施细则第八十四条第一款首先规定了四种典型的假冒专利行为，并在第五项中做了兜底规定。本案中，该销售公司实施的即是前述第（二）项，即销售了“在未被授予专利权的产品包装上标注专利标识” 的产品。

关于第二个问题，为什么专利权人自己标注自己有效专利，反而涉嫌假冒专利。阅读实施细则第八十四条第一款第一项对假冒专利行为的界定，可以发现，假冒专利行为包括两种：第一种是在无专利权产品或其包装上标注专利标识的行为，这一类型行为具体包括了专利被无效或终止后继续标注专利标识的行为，也包括专利未被授权标注专利标识的行为，而这些情形下标注的专利号就可能是专利权人自己曾经享有权利的专利号；第二种情形就是传统的“假冒他人专利”行为了。

Q：这么来看，专利权人拿到专利证书，也不能随意标注专利标识是吗？那律师对专利权人有什么建议呢？

A:假冒专利行为中，假冒他人专利行为极少见。作为企业而言，更需要关注的就是要避免“在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识”这一行为。具体而言，企业要监控以下几点：

1、专利权被无效后，应停止标注专利标识，对无效前的标注行为应能溯源。对于专利被无效不能再标注专利号，企业都比较明确。但企业会产生疑问的是，对于在专利权有效期间生产的专利产品，在专利权无效后还滞留在流通领域，这该怎么办？实施细则第八十四条第二款规定了，“专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识，在专利权终止后许诺销售、销售该产品的，不属于假冒专利行为”。因此，企业作为风险防范，应对产品或其包装上的标注行为实现可溯源，如果可证明专利标注行为是发生在专利无效前的，则不属于假冒专利行为。

2、专利权人应密切关注专利到期情况，并在专利终止后立即停止专利标注行为。作为专利持有量较大的企业，一定要密切关注专利年费缴纳等可能导致专利权终止的情况，避免产生专利终止但仍标注专利标识的行为。同样的道理，企业作为风险防范，应对产品或其包装上的专利标注行为实现可溯源。

3、专利权人应关注其产品与专利权利要求的对应程度。这也是本案中的具体情况。我们知道，专利权的保护范围以授权专利的权利要求书为准。权利要求书的范围，通过技术特征予以界定。企业生产的产品，缺少专利权利要求某项技术特征或产品某一技术特征与专利权利要求的对应技术特征存在较大差异的情况，实践中并不鲜见。这就存在发生假冒专利的风险了。如果具体标注了专利号的产品，该产品的技术特征却与其所标注专利的权利要求技术特征相比存在较大差异，导致产品并不在专利权的保护范围之内，则有被认定为“假冒专利行为”的风险。对于这一行为，我们建议企业，如果产品生产过程中进行了持续研发并产生了新的技术成果，则应对研发情况做补充专利申请，确保产品有专利权保护；另一方面，企业在研发过程中，应适时和适度做专利布局，提前避免相应风险。

Q:我们注意到本次处罚中，被处罚的是销售企业，那么作为销售企业，律师有什么建议呢？

A:标注行为一般是由生产商实施，但是产品进入流通渠道后，销售商则要实施相应产品的销售行为。根据实施细则第八十四条第一款第二项，销售假冒专利产品的行为，也会被认定为假冒专利行为，并需要承担相应法律责任。但是我们可以看到，实施细则第八十四条第三款规定，“销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源的，由管理专利工作的部门责令停止销售，但免除罚款的处罚”。因此，销售企业应注意在销售过程中加强证据意识，对产品的来源证据要注意保留。另外，对于“销售不知道是假冒专利产品”这一构成要件，销售企业可以在采购相应产品时，向生产企业发出询证函，用于排除或有风险。

Q:我们关注到本案还是存在没收违法所得227898元的行政处罚，请问关于假冒专利行为的法律责任是怎样的呢？

A:关于假冒专利行为的法律责任，规定在专利法第六十三条，“假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。具体到本案，结合专利法第六十三条及实施细则第八十四条第三款，由于销售商不知道是假冒专利的产品，且能证明合法来源，因此，其被免除了罚款的行政处罚，仅是被责令停止销售予以公告，同时没收违法所得。

除此之外，根据专利法第六十三条，假冒他人专利的行为，是可能构成刑事犯罪的。关于假冒专利罪，具体规定在刑法第二百一十六条，“假冒他人专利，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”。这里要注意，假冒专利罪仅涉及假冒他人专利，不涉及权利人自己的专利，也不涉及假冒根本不存在的专利这些情形。

Q:最后有一个问题，您刚刚在回答第一个问题的时候，提到了新旧专利法关于假冒专利行为规定的不同。您能介绍一下新旧专利法在假冒专利行为上，大概的一个修改沿革吗，这样也有利于企业更清楚得了解到立法的演变和趋势。

A:是的，法律适用是一定要关注的。关于假冒专利行为，大家有兴趣可以看看，在2008年专利法修正前，专利法是要具体区分“假冒专利行为”和“冒充专利行为”的，二者有区别。

2008年专利法修正后，不再单独区分两种行为了。对该问题，国家知识产权局曾经以国知办函管字〔2011〕215号对法律适用进行了明确。

2021年6月1日，现行专利法开始施行。在假冒专利行为方面，新专利法进一步加重了行为人的法律责任。新专利法第六十八条规定，“假冒专利的，除依法承担民事责任外，由负责专利执法的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得在五万元以下的，可以处二十五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”可以看到，新专利法对假冒专利行为的行政罚款的倍数和金额进行了修订，处罚更加严格，这也是立法层面对严格知识产权保护的体现。

今天通过这个案例，我们确实对假冒专利行为有了很多新的认识，感谢律师的讲解！

部分文字来源：成都知识产权