知识产权正日益成为跨国并购的核心目标,相关交易在跨国并购中的比重越来越大。究其原因,有的学者认为有三个方面:其一,随着WTO 框架中 TRIPS 协议和其他知识产权保护国际公约的建立,各国知识产权保护力度更加强化。其二,知识和信息经济的兴起,技术知识、经营管理知识和品牌对于企业发展比以前更关键,直接推动了以知识产权为导向的并购在全球的兴起。其三,知识产权已经成为变现、融资和投资的一种财产权,知识产权的使用对于商业目标的实现更加具有战略意义。作为变现交易的重要标的物,企业通过出让一部分对自己来说价值不大的知识产权,可以获得大笔现金收入,从而盘活资产。
 
    以联想并购IBM 全球PC业务为例,2003 年IBM PC业务净亏损2.58亿美元,继续保留PC业务有关的品牌和专利技术的意义不大。IBM 把PC业务和有关知识产权打包出卖,不仅可以获得17.5亿美元的收入,也实现了对联想集团的战略投资,一跃成为联想第二大股东。“IBM 公司把PC业务部门所持有的品牌和相关技术一次性变卖而实现了它的价值,融得了巨额资金,同时又甩掉了亏损的包袱,可以说是一箭三雕。”
 
    跨国并购所涉知识产权交易包括知识产权尽职审查、知识产权谈判、获得知识产权的交易手段、知识产权登记和并购后知识产权整合等多个环节,须对知识产权风险有清晰认识。
 
    知识产权风险的成因复杂。在海外并购中,股权交易或资产的交易涉及知识产权,而知识产权可能受限于某些条件,如知识产权的地域性、时效性,或继受人的认知程度,不一定能够随股权一并转移或同其他资产一样可以转移。所以,中国企业在海外并购过程中,必须在并购时对目标企业的知识产权状况进行尽职调查,以确定知识产权资产是否存在、所有权归属、拥有人的实际控制权、知识产权的经济价值和战略价值,侵犯这些知识产权的潜在责任,等等。

    知识产权的经济价值,通常取决于知识产权的类型及其范围,包括知识产权有效期的长短、受保护的地域范围、是否受到其他协议如排他性专用协议的限制等,也即时间限制、地理限制或者潜在协议限制。知识产权的战略价值,则取决于是否能很好地适合业务目标,是否能够有效地实施。评估知识产权的战略价值,应取得该项知识产权的特征、范围、有效性、可实施性和局限性等信息。
 
    获得上述相关信息必须通过知识产权尽职调查(Intellectual Property Due Diligence)。这种专门调查一般应包括如下方面: 

    第一,掌握并购目的。作为并购方的知识产权律师,应了解投资方在知识产权方面要达到的商业目的和未来的商业计划,必须清楚地了解投资方的期望,即从此次交易中获得何种资产和对这些资产的使用方式。
 
    第二,确认并购的交易结构。只有在确认了交易结构后,才能根据不同的交易结构设计不同的审查重点。股权并购中的知识产权问题相对简单,交易成本较低。因为在股权并购中,目标公司所拥有的所有资产将自动转移给买方。但即使如此,仍然需要审查:目标公司是否真的拥有或者有权利使用那些运营某种商务必不可少的知识产权。
 
    资产并购中的知识产权问题相对复杂。不但要审查目标公司对每一专利、商标、版权、域名等知识产权是否拥有所有权或使用权,还必须弄清楚其是否有权转让或许可他人使用,这些转让和许可是否要受限于某些条件;同时,在交易过程中还需要针对目标公司每一个知识产权,准备单独的转让或许可协议,必须考虑不同国家对这些协议的条款和生效有不同的要求,如要求相应的知识产权当局批准或备案等。
 
    第三,审查知识产权的有效性。对所涉专利问题,要注意审查目标企业是否按时交纳专利年费以维持其专利的有效性,必要时可通过查询专利登记薄来确定尽职调查时的法律状态,审查其是否被认定无效,或因其他原因失去专利权。对于商标,特别要注意商标有效期及其是否在期限届满前申请续展并获得批准。

    第四,分析知识产权的真正权利人。以专利为例,以目标公司作为申请人或专利权人申请的专利,可能是其员工发明的,需要审查劳动合同中对此是否有约定:如果有约定,就根据劳动合同中的约定来确定谁拥有专利;如果没有约定,就应该根据所适用的专利法的相关规定,来看其是否属于职务发明并确定其归属。
 
    有时也需要审查发明人与目标公司的关系(发明人不是目标公司职员的情况),也许发明人才是真正的权利人,而表面上的专利权人并不真正拥有该专利。对于合作开发和委托开发的专利技术,应先审查双方是否有约定;有约定的从约定,无约定的委托开发其专利属于受托方,无约定的合作开发其专利权属于合作各方共有。对于共有专利的情况,一定要审查双方的合作合同,审查相互之间的权利义务,尤其是对专利转让是否有限制性的规定。 

 
    第五,考察目标公司是否存在侵害他人知识产权的情形。避免在不知情的情况下,突然之间成为知识产权侵权方,是在海外并购中需要特别注意的。为此,在进行知识产权的尽职调查时,也必须要审查目标公司与他人是否有知识产权的诉讼或者纠纷,或其他可能存在的侵害他人知识产权的情形。在了解相关情况后,再评估已有的诉讼对目标公司运营的影响,以及潜在纠纷的可能结果等。如果目标企业有侵犯他人知识产权的情形,就需要权衡并购目的和侵权后果的轻重。
 
    以美国为例,专利侵权诉讼案每年都在增加,涉案金额少则上百万美元,多则上十亿美元。现在还出现了很多以专门提起专利诉讼为生的公司。这些公司通常被称为“非专利使用实体”(NPEs)或“专利地痞”(patent trolls)。英特尔和谷歌这样的大型美国技术公司每年都会面临几十件专利诉讼案。为了应对这些案件,仅律师费它们就需要支出几百万美元。
 
    总之,知识产权风险取决于知识产权资产的存在、所有权和控制力、知识产权的经济与战略价值、侵犯他人知识产权的潜在责任等因素。知识产权尽职调查的结果将会直接影响交易的价格,有时可能会导致交易结构的重新评估或改变,甚至决定并购的成败。这些是必须意识到的。

（作者：黄清华）