一、捐献原则的定义

根据2010年1月1日施行《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条之规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。即仅在说明书或者附图中描述而未限定（自始）在权利要求中的技术方案，视为权利人放弃该技术方案，该技术方案无偿贡献给社会，在后续的侵权诉讼中，权利人不得依据等同原则将该技术方案重新纳入权利要求的保护范围。

捐献原则实质上是对等同原则适用的一种限制，专利侵权纠纷中，捐献原则与等同原则相对立，限制了等同原则的适用范围，防止专利权人通过等同原则不适当地扩大专利保护范围。例如：在专利申请时，申请人为了容易获得授权，权利要求采用比较下位的概念进行撰写，而说明书及附图又对其扩张解释。如果专利权人在侵权诉讼中，主张说明书所扩张的部分属于等同特征，应纳入专利权保护范围，就不适当地扩大了专利权的保护范围，违反了等同原则设立的初衷，形成了对于公众利益的侵犯。因此，捐献原则的确立，有利于维护权利要求书的公示性，平衡专利权人与社会公众的利益关系。

由于捐献原则来源于司法解释，而司法解释主要是人民法院审理专利侵权案件适用法律的指导性文件，原则上不能与现行有效的法律相冲突，只能对其在司法审判过程中如何具体应用作出解释，即司法解释具有“依附性”，其效力当然追溯于被解释的法律生效之日。在2010年1月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中，明确限定：被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前的，人民法院适用修改前的专利法；发生在2009年10月1日以后的，人民法院适用修改后的专利法，因此，被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前的，捐献原则不适用。

捐献原则的适用专利类型与等同原则相同，即捐献原则适用于发明专利、实用新型专利和外观专利。同时，根据“司法解释”，适用于捐献原则的专利技术方案，需要在说明书和附图中有清楚、具体的描述，并作为另一种选择而被特定化且技术方案在权利要求中未记载；可见，如果申请人提交的原始权利要求覆盖了相关技术方案，就意味着申请人想对该技术方案进行保护，不适用捐献原则。而该技术方案是否被特定化，需要由本领域的普通技术人员在阅读整个说明书后做出判断；如果说明书中对相关技术方案只有概括性的描述，则一般不适用捐献原则。捐献的技术方案范围包括已披露但未记载的并列方案及其下位概念，且被捐献的方案并未通过另案申请予以保护。

 二、捐献原则的相关案例

案例1：

某授权专利的权利要求明确记载某一个技术特征是“三个刀片构成的刀头”，而说明书又称该刀片也可以是五个、八个、十个。如果被控侵权产品的相应特征是八个刀片构成的刀头，权利人主张该八个刀片构成的刀头与三个刀片构成的刀头等同的，构成等同侵权，将无法获得人民法院支持。因为，捐献原则是对等同原则适用的一种限制，基于权利要求和说明书公开的技术方案，人民法院审理过程中会将说明书已公开的方案优先方案剔除，即“八个刀片”的方案不构成侵权。

但是，其他方案还可以适用于等同原则，即如果被控侵权产品的相应特征是“六个刀片构成的刀头”，由六个刀片构成的刀头的方案并没有在说明书中公开，即不符合捐献原则。那么，根据等同原则，三个刀片与六个刀片属于基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到这个特征，从而可以得出被控侵权产品属于等同侵权的结论。

综上，该专利的实际保护范围其实是除去其说明书中公开的五个刀片、八个刀片、十个刀片以及一、二个刀片效果不等同外的其他数量刀片构成的刀头。因此，权利人的上述主张不能成立，因为相关方案权利要求未记载但又被说明书或者附图描述的技术方案公开，故不属于等同特征限定的专利权保护范围。

案例2：

在珠海格力电器股份有限公司与广东美的制冷设备有限公司、珠海市泰锋电业有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中，最高人民法院认为，涉案专利权利要求1的主题名称为“一种可拆装式空调室内机管路安装挡板”，关于其中的“可拆装”的含义，说明书中没有明确的记载或者说明，按照本领域技术人员对其字面含义的通常理解，可拆装是指既可以将安装挡板从空调上拆下来，也可以将其再安装上去，这种拆和装是可以重复进行的。但被控侵权产品在拆下三个安装挡板后，均导致卡牙损坏。也就是说，被控侵权产品不具有可重复的可拆卸的功能，而权利要求书中恰恰具有“可拆卸”的限定。专利权人不能再将已经捐献给公众的技术方案重新纳入专利权保护范围。

案例3：

（2019）京民终45号亨斯迈先进材料（瑞士）有限公司（以下简称亨斯迈公司）诉江苏锦鸡实业股份有限公司等侵害发明专利权纠纷一案中，亨斯迈公司为ZL00106403.7号“偶氮染料及制备方法与用途”发明专利（简称涉案专利）的专利权人。在无效宣告程序中，亨斯迈公司修改涉案专利的权利要求，在修改后权利要求的基础上，涉案专利维持有效。涉案专利修改后的权利要求1要求保护以游离羧酸和磺酸形式存在的化合物及以游离磺酸形式存在的化合物的混合物。涉案专利说明书实施例中明确记载，在最后一步偶联中，其系通过在弱酸性或弱碱性环境中获得以盐形式存在的产物，再通过加入浓盐酸的方式将所述盐产物转化为游离酸产物。原被告双方的争议焦点之一为化合物中磺基成盐的技术方案是否应纳入涉案专利权利要求1的保护范围。

北京高院认为涉案专利说明书明确描述了化合物可为游离酸，亦可为盐（如钠盐），故根据捐献原则，亨斯迈公司不能将其仅在说明书中描述而未概括到权利要求中的化合物中磺基成盐的技术方案纳入涉案专利权利要求1的保护范围。在此前提下，若某一化合物在性质上并非以酸的形式存在（属于说明书明确描述，但未记载于权利要求书的情形），则可以直接认定其未落入涉案专利权利要求1的保护范围。根据亨斯迈公司该送检小样的检测报告，被控侵权产品的检测样品的黑色和橙色组分为盐而非游离酸。亨斯迈公司不能依据等同原则将仅在说明书中记载的技术方案重新纳入到权利要求保护范围中。故基于捐献原则，依据亨斯迈公司提交的检测报告，尚不足以证明被控侵权产品落入了涉案专利修改后的权利要求1的保护范围。

 三、对撰写和答复策略的启示

3.1 对独立权利要求撰写的启示

在撰写专利申请文件时，应仔细审查说明书和权利要求书，准确把握发明实质，明确界定权利要求保护范围，充分扩展说明书实施例，确保权利要求书上位概括出适当的保护范围且能够得到说明书支持，避免并列技术方案仅仅记载于说明书而未写入权利要求书的情况，以免触发捐献规则的适用，造成专利权损失。

对于实用新型专利申请，先撰写一个能够覆盖所有实施方式的概括性独立权利要求，并针对每一个实施方式分别撰写从属权利要求，同时在说明书中尽可能多的描述具体实施方式。该做法的好处在于，申请人提交的独立权利要求书能够覆盖所有的技术方案，就意味着申请人并不想将某些技术方案捐献给公众，也就不能适用于捐献原则。即使该实用新型在后续的无效过程中，由于独立权利要求1限定保护范围过大，导致不具备新颖性或创造性，被无效后，每一个实施方式对应的从属权利要求也可以分别上升为新的独立权利要求。即便从属权利要求项之间不符合单一性的要求，也能够获得最大的保护范围，因为缺乏单一性不是专利无效的理由，因此可以获得最大的保护范围。

对于发明专利，可以采用以下两种策略：

（1）在撰写之前对现有技术进行充分检索，确保该发明专利申请的独立权利要求具有新颖性和创造性。同时，在说明书中只写（保证公开充分、权利要求得到说明书支持的前提下）适量的具体实施方式。该方式可以在发明专利申请前进行专利查新检索来实现，对于查新检索要求较高。

（2）对于无法保证发明专利申请的独立权利要求一定具有新颖性和创造性的情况下，则可以采用上位概念或功能性特征来撰写独立权利要求。同时，在说明书中尽可能多的描述具体实施方式，即使在审查过程中发现独立权利要求不具有新颖性或创造性，依然可以通过分案的方式将每个实施方式分别用独立的专利申请进行保护。

3.2 对从属权利要求撰写的启示

在撰写申请文件时，可以布局不同保护层次的从属权利要求，通过多个从属权利要求分别覆盖不同的具体实施方案，全面考虑各种等同替代方案和明显变形方案，以应对未来可能出现的侵权情况。

3.3 对申请文件撰写顺序的启示

在撰写专利申请文件时，可以先完成说明书附图制图工作，然后根据附图完成说明书，接着撰写权利要求书，由下至上的完成专利申请材料的撰写，并确保权利要求书中的内容与说明书中的描述相匹配，既要说明书充分支持权利要求书，又要权利要求书全面概括说明书发明内容。

3.4 对审查答复、复审无效答复的启示

在实质审查、复审和无效过程中，专利申请人/专利权人在修改权利要求书时应注意不要遗漏说明书中记载的并列方案、替代技术方案以及技术升级后产品更新换代的可能性，各种潜在的替代方案，以避免无意中的“捐献”专利保护范围。在审查过程中或专利权人在无效、诉讼过程中，对于权利要求书做出的任何解释都可能会限定缩小权利要求的保护范围，应避免为解决某些缺陷而对权利要求进行过度解释，从而导致排除某些并列、替代技术方案。

作者：李兴文 陈明龙